專利審查檔案在確定權(quán)利要求保護(hù)范圍中的應(yīng)用

　　一、背景

　　專利侵權(quán)判斷分為兩步，其中，第一步是對(duì)權(quán)利要求的解釋。2009年12月28日公布了《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，第三條中明確指出“人民法院對(duì)于權(quán)利要求，可以運(yùn)用說(shuō)明書(shū)及附圖、權(quán)利要求書(shū)中的相關(guān)權(quán)利要求、專利審查檔案進(jìn)行解釋”。這是最高司法解釋第一次將專利審查檔案和說(shuō)明書(shū)及附圖一起用于解釋權(quán)利要求，明確了專利審查檔案在專利侵權(quán)判斷中的重要作用。專利審查檔案作為權(quán)利要求的解釋依據(jù)，在此前的司法實(shí)踐中已經(jīng)獲得了廣泛應(yīng)用，但作為正式條文而被明確地上升為司法解釋則是首次。

　　二、案例介紹

　　OBE-工廠·翁瑪赫特與鮑姆蓋特納有限公司于1996年4月24日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)的申請(qǐng)?zhí)枮?6191123.9、名稱為“彈簧鉸鏈的制造方法”的發(fā)明專利。授權(quán)公告的權(quán)利要求1為：一種制造彈簧鉸鏈的方法。該鉸鏈由至少一個(gè)外殼、一個(gè)鉸接件和一個(gè)彈簧構(gòu)成，其特征是該方法包括下述步驟：提供一用于形成鉸接件的金屬帶;切割出大致與鉸接件外形一致的區(qū)域;通過(guò)沖壓形成一圓形部分以形成鉸接件的凸肩;沖出鉸接件的鉸接孔。”專利權(quán)人主張康華公司未經(jīng)其許可，擅自為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、使用、許諾銷售和銷售落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍的彈簧鉸鏈產(chǎn)品，構(gòu)成專利侵權(quán)行為。

　　在一審程序中，北京市第一中級(jí)人民法院認(rèn)為康華公司加工鉸接件的方法為在金屬帶材上通過(guò)沖壓的方式?jīng)_下鉸接件，即康華公司所稱的“沖裁落料”(而涉案專利則是在鉸接件安裝彈簧件裝配單元之前仍與金屬帶連接)，爾后由人工手持鉗子夾住鉸接件，將鉸接件凸肩延伸部分用鍛壓機(jī)砸圓，即康華公司所稱的“模鍛”，再由人工將鉸接件插入打孔機(jī)進(jìn)行打孔。可以看出，康華公司加工生產(chǎn)鉸接件的方法與涉案專利權(quán)利要求1所保護(hù)的方法等同，侵權(quán)成立。

　　康華公司不服一審判決，向北京市高級(jí)人民法院(簡(jiǎn)稱二審法院)提起上訴稱，涉案專利方法是建立在鉸接件同金屬帶料不分離的情況下實(shí)現(xiàn)的，而被控侵權(quán)方法既不連續(xù)也不順延，是在與金屬帶分離情況下，采取傳統(tǒng)機(jī)械加工工藝中的沖裁、鍛壓和沖孔設(shè)備逐一完成的，與專利方法完全不同。

　　二審法院認(rèn)為，根據(jù)涉案專利說(shuō)明書(shū)的記載，涉案專利技術(shù)方案是建立在鉸接件同金屬帶料不分離且各步驟先后順延的情況下實(shí)現(xiàn)的，將鉸接件從金屬帶料分離下來(lái)無(wú)法實(shí)現(xiàn)涉案專利方法的技術(shù)效果和技術(shù)目的。被控侵權(quán)產(chǎn)品中鉸接件的制造方法與專利方案所采取的鉸接件同金屬帶料不分離的方法不同，被控侵權(quán)產(chǎn)品的制造方法與專利方法既不相同也不等同，沒(méi)有落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。一審判決關(guān)于被控侵權(quán)方法與涉案專利方法等同的認(rèn)定錯(cuò)誤，予以糾正。

　　OBE-工廠·翁瑪赫特與鮑姆蓋特納有限公司不服二審判決，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彿Q，二審判決將“鉸接件同金屬帶料不分離”沒(méi)有記載在權(quán)利要求1中的技術(shù)特征從涉案專利說(shuō)明書(shū)中加入權(quán)利要求1，缺乏法律依據(jù)。

　　最高人民法院于2009年8月26日做出了民事裁決，駁回0BE-工廠·翁瑪赫特與鮑姆蓋特納有限公司的再審申請(qǐng)。最高法院認(rèn)為根據(jù)申請(qǐng)?jiān)賹徣嗽谏姘笇＠麑?shí)質(zhì)審查程序中提交的意見(jiàn)陳述書(shū)：“在鉸接件尚與金屬帶連接并從而設(shè)置在一個(gè)預(yù)定的位置上時(shí)，通過(guò)對(duì)鉸接件進(jìn)行沖壓或變形，以及通過(guò)將彈簧件安裝在鉸接件上，就可以改進(jìn)裝配彈簧鉸接部件的方法”表明：在鉸接件尚與金屬帶連接時(shí)對(duì)鉸接件進(jìn)行加工，以及在鉸接件尚與金屬帶連接時(shí)安裝彈簧件已足以使得權(quán)利要求1構(gòu)成一個(gè)完整的技術(shù)方案。根據(jù)涉案專利的審查檔案，亦可認(rèn)定權(quán)利要求1中“大致與鉸接件外形一致的區(qū)域”仍然是金屬帶的一部分。申請(qǐng)?jiān)賹徣嗽谇謾?quán)訴訟中，不應(yīng)無(wú)視其在審查過(guò)程中的意見(jiàn)陳述，將鉸接件與金屬帶完全分離的技術(shù)方案納入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。”

　　以上分析看出，申請(qǐng)人在審查階段所認(rèn)定的內(nèi)容可以作為確定權(quán)利要求保護(hù)范圍的依據(jù)。

　　三、專利審查檔案作為解釋權(quán)利要求保護(hù)范圍的依據(jù)的理由

　　所謂專利審查檔案，通常是指，在專利授權(quán)和確權(quán)的過(guò)程中所形成的法律文件，其通常包括實(shí)審、復(fù)審的各類通知書(shū)，復(fù)審決議，申請(qǐng)人的意見(jiàn)陳述和修改文件以及所引用的對(duì)比文件等。

　　(一)權(quán)利要求保護(hù)范圍有必要參考專利審查檔案

　　申請(qǐng)人的發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容采用文字形式來(lái)表述，由于文字表述的有限性，使得發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容無(wú)法在申請(qǐng)文件中一次性的充分表述。此外，審查員和申請(qǐng)人的意見(jiàn)溝通也依賴于文字形式，一個(gè)發(fā)明創(chuàng)造性內(nèi)容也需要在多次的文字溝通中得才比較充分體現(xiàn)，因此，法院有必要通過(guò)參考授權(quán)歷史即專利審查檔案，明確發(fā)明人的發(fā)明內(nèi)容中包含了什么內(nèi)容和排除了什么內(nèi)容。

　　(二)專利審查檔案理應(yīng)成為司法程序檔案材料的一部分

　　專利審查程序?qū)儆谛姓C(jī)關(guān)賦予發(fā)明創(chuàng)造以專利權(quán)的程序，而司法侵權(quán)訴訟程序是人民法院判斷被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法是否落入到專利權(quán)保護(hù)范圍的裁決程序。這種天然的前后順序的體制設(shè)立使得專利審查檔案成為司法程序中確定權(quán)利要求保護(hù)范圍的邏輯起點(diǎn)。由于確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍在不同的程序中由不同的部門(mén)來(lái)執(zhí)行，有可能會(huì)導(dǎo)致對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍的理解的不同，而專利審查檔案是達(dá)成兩個(gè)程序前后一致的有效連接點(diǎn)。因此，為了實(shí)現(xiàn)授權(quán)、確權(quán)和侵權(quán)判斷的一致性，專利審查檔案理應(yīng)成為司法程序檔案材料的一部分。

　　(三)專利審查檔案是使用禁止反悔原則的證據(jù)

　　禁止反悔原則是指在專利申請(qǐng)和專利侵權(quán)審判過(guò)程中，專利權(quán)人對(duì)權(quán)利要求的解釋?xiě)?yīng)該一致。禁止反悔原則是為了保護(hù)公眾利益不受侵害，防止專利權(quán)人出爾反爾，任意擴(kuò)大專利保護(hù)的范圍。也就是說(shuō)，專利權(quán)人不能夠?yàn)榱双@得專利，在專利申請(qǐng)過(guò)程中對(duì)權(quán)利要求作出狹義的或者較窄的解釋;而在以后的侵權(quán)訴訟中，為了使權(quán)利要求能夠覆蓋上被控侵權(quán)物，又對(duì)權(quán)利要求作出廣義的、較寬的解釋。對(duì)于在專利申請(qǐng)過(guò)程中已經(jīng)承諾、認(rèn)可或者放棄的那部分內(nèi)容，專利權(quán)人在以后的專利侵權(quán)訴訟過(guò)程中不能反悔。

　　禁止反悔原則并不是我國(guó)現(xiàn)行法律體系所明文規(guī)定的一項(xiàng)原則，它是在專利侵權(quán)審判司法實(shí)踐中由被控侵權(quán)方提出并逐漸被司法界所認(rèn)可的一項(xiàng)重要原則。同時(shí)，禁止反悔原則也是國(guó)際上的通行原則。因此，將專利審查檔案用于解釋權(quán)利要求，使其成為禁止反悔原則應(yīng)用在解釋權(quán)利要求中的證據(jù)。

　　(四)專利審查檔案用于解釋權(quán)利要求是我國(guó)當(dāng)前國(guó)情的需要

　　在我國(guó)加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度的今天，為了保障技術(shù)創(chuàng)新權(quán)益，促進(jìn)自主創(chuàng)新，專利審查檔案用于解釋權(quán)利要求有利于合理界定專利權(quán)的保護(hù)界限，有利于防止專利權(quán)人的權(quán)利濫用和不適當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)張專利權(quán)保護(hù)范圍，壓縮創(chuàng)新空間，損害創(chuàng)新能力和公共利益。

　　四、專利審查檔案用于權(quán)利要求解釋的情形

　　(一)審查意見(jiàn)用于解釋權(quán)利要求

　　在審查階段，實(shí)審和復(fù)審中審查員均需要對(duì)技術(shù)方案予以認(rèn)定，在侵權(quán)判定中，這些行政審查意見(jiàn)可以用于司法階段的權(quán)利要求保護(hù)范圍的解釋。

　　(二)申請(qǐng)人的修改文件用于權(quán)利要求的解釋

　　申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)文件的修改是申請(qǐng)人答復(fù)審查意見(jiàn)通知書(shū)常見(jiàn)的方式之一，修改并合格后的文件可用于解釋權(quán)利要求。

　　(三)申請(qǐng)人的意見(jiàn)陳述用于權(quán)利要求的解釋

　　為了避免修改超范圍，申請(qǐng)人通常會(huì)更愿意對(duì)專利文件進(jìn)行陳述以獲得審查員的認(rèn)可，在一些情況下，對(duì)專利文件進(jìn)行陳述可能是最可行的方式，是最能準(zhǔn)確概括權(quán)利要求保護(hù)范圍的方式，因此，只要是客觀上對(duì)專利權(quán)的保護(hù)范圍進(jìn)行了限制，則申請(qǐng)人的意見(jiàn)陳述都可以用于解釋權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

　　四、專利審查檔案用于解釋權(quán)利要求對(duì)行政審查工作的影響和建議

　　審查檔案用于解釋權(quán)利要求的保護(hù)范圍是基于對(duì)專利審查檔案的信賴，同時(shí)對(duì)專利審查工作和專利檔案管理工作都提出了更高的要求，如果一份低質(zhì)量的專利審查記錄呈現(xiàn)在公眾和司法部門(mén)面前，會(huì)降低公眾對(duì)專利審查的公信力和司法部門(mén)對(duì)信賴。如果公眾和司法部門(mén)無(wú)法準(zhǔn)確及時(shí)的獲得專利審查檔案，將會(huì)給公眾造成新的不平等和給司法部門(mén)的侵權(quán)判斷的造成障礙。

　　對(duì)于專利審查部門(mén)來(lái)說(shuō)，為了適應(yīng)新的形勢(shì)下對(duì)專利審查檔案的要求，審查員在提高審查質(zhì)量的同時(shí)，即確保審查決定的合理性和及時(shí)性外，提倡審查員對(duì)專利申請(qǐng)做出更多的質(zhì)疑，如申請(qǐng)是否符合《專利法》第二十二條、第二十六條第三款、第四款的規(guī)定等。同時(shí)，由于審查程序是單方的審查，審查員獲得信息的手段非常有限，審查員需要依賴申請(qǐng)人的意見(jiàn)陳述，審查員有權(quán)利要求申請(qǐng)人披露更多的發(fā)明信息。這樣也有利于科學(xué)技術(shù)信息的傳播和保持申請(qǐng)人和公眾利益的平衡。

　　與此同時(shí)，申請(qǐng)人也負(fù)有對(duì)合理質(zhì)疑進(jìn)行有效答復(fù)的責(zé)任。由于審查檔案用于解釋權(quán)利要求，有可能導(dǎo)致申請(qǐng)人在答復(fù)意見(jiàn)時(shí)的陳述意見(jiàn)的減少，意見(jiàn)溝通不暢，導(dǎo)致通知書(shū)次數(shù)的增加，不利于審查程序的節(jié)約，這可以通過(guò)進(jìn)一步規(guī)范申請(qǐng)人的意見(jiàn)陳述書(shū)來(lái)引導(dǎo)申請(qǐng)人作出實(shí)質(zhì)性的答復(fù)。例如，針對(duì)權(quán)利要求中某些詞語(yǔ)的含義提出質(zhì)疑，申請(qǐng)人要結(jié)合說(shuō)明書(shū)或者技術(shù)方案闡明或解釋其含義。審查員要注意說(shuō)理上的充分，同時(shí)要求申請(qǐng)人予以詳細(xì)和明確的答復(fù)。

　　由于審查檔案用于解釋權(quán)利要求，有可能導(dǎo)致申請(qǐng)人在答復(fù)意見(jiàn)時(shí)可能采取三種做法：第一種做法是，僅修改而不作出任何意見(jiàn)陳述，以免在后續(xù)程序中影響其權(quán)利要求的保護(hù)范圍;第二種做法是，申請(qǐng)人僅作出非常簡(jiǎn)要的意見(jiàn)陳述;第三種做法是，主動(dòng)通過(guò)意見(jiàn)陳述來(lái)澄清權(quán)利要求的保護(hù)范圍但不作修改。前兩種做法由于的陳述意見(jiàn)的減少，意見(jiàn)溝通不暢，會(huì)導(dǎo)致通知書(shū)次數(shù)的增加，不利于審查程序的節(jié)約。對(duì)于申請(qǐng)人的前兩種做法，如前所述，應(yīng)當(dāng)允許審查員對(duì)專利申請(qǐng)?zhí)岢龈嗟暮侠碣|(zhì)疑，并且加大申請(qǐng)人對(duì)于合理質(zhì)疑的舉證責(zé)任。對(duì)于申請(qǐng)人的第三種做法，審查員要注意意見(jiàn)陳述后的技術(shù)方案是否超出了原始申請(qǐng)文件的記載范圍，不能因?yàn)樯暾?qǐng)人沒(méi)有對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改而放松要求。

　　對(duì)專利檔案管理工作部門(mén)來(lái)說(shuō)，也應(yīng)盡快為公眾和法院獲得專利審查檔案的建立一個(gè)便捷、及時(shí)、準(zhǔn)確的通道。