公司名稱(chēng)被別人注冊(cè)了商標(biāo)怎么辦(2)
公司名稱(chēng)被別人注冊(cè)了商標(biāo)怎么辦
商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)與商標(biāo)權(quán)區(qū)分的意義
1. 許可使用權(quán)以專(zhuān)用權(quán)為限
商標(biāo)注冊(cè)人可以自己使用，也可以通過(guò)簽訂商標(biāo)使用許可合同，許可他人使用其注冊(cè)商標(biāo)。但自己使用和許可他人使用都限于專(zhuān)有使用權(quán)，即核定注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品。實(shí)踐中出現(xiàn)的超范圍“許可”，即允許他人在同一種或者類(lèi)似商品上使用近似商標(biāo)，或者在類(lèi)似商品上使用相同商標(biāo)，本質(zhì)上是對(duì)禁止權(quán)的放棄，而非行使許可使用權(quán)。而且，商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)范圍內(nèi)的許可通常不會(huì)引發(fā)糾紛，但超范圍“許可”可能與他人注冊(cè)商標(biāo)發(fā)生沖突。
法國(guó)拉科斯特襯衫股份有限公司(以下稱(chēng)法國(guó)鱷魚(yú)公司)和香港鱷魚(yú)恤有限公司(以下稱(chēng)香港鱷魚(yú)公司)就雙方商標(biāo)糾紛達(dá)成和解協(xié)議，香港鱷魚(yú)公司認(rèn)可法國(guó)鱷魚(yú)公司的“圖形商標(biāo)”(圖1)，法國(guó)鱷魚(yú)公司放棄所有針對(duì)香港鱷魚(yú)公司的訴訟請(qǐng)求，并“獨(dú)占許可”香港鱷魚(yú)公司注冊(cè)和使用新的商標(biāo)圖形(圖2、圖3)。[9] 香港鱷魚(yú)公司的新商標(biāo)與法國(guó)鱷魚(yú)公司經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)并不相同，故不在法國(guó)鱷魚(yú)公司在先注冊(cè)商標(biāo)的專(zhuān)用權(quán)范圍之內(nèi)，但在其禁止權(quán)之列。因此，法國(guó)鱷魚(yú)公司“獨(dú)占許可”香港鱷魚(yú)公司注冊(cè)和使用該商標(biāo)，實(shí)際上并非在其專(zhuān)用權(quán)范圍內(nèi)的許可，而是對(duì)禁止權(quán)的放棄。僅就許可注冊(cè)而言，相當(dāng)于為香港鱷魚(yú)公司申請(qǐng)注冊(cè)該兩商標(biāo)出具了同意書(shū)。但兩商標(biāo)能否獲準(zhǔn)注冊(cè)，還取決于是否與他人在先注冊(cè)或者初步審定的商標(biāo)相沖突，是否容易引起消費(fèi)者混淆。
以香港鱷魚(yú)公司在第25 類(lèi)申請(qǐng)注冊(cè)的第3800548 號(hào)商標(biāo)(圖2，指定顏色)為例，該商標(biāo)經(jīng)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)駁回復(fù)審準(zhǔn)予初步審定后，新加坡卡帝樂(lè)鱷魚(yú)私人有限公司(以下稱(chēng)新加坡鱷魚(yú)公司)提出異議，商標(biāo)局認(rèn)為該商標(biāo)與新加坡鱷魚(yú)公司的在先商標(biāo)“東方鱷魚(yú)及圖”(圖4)構(gòu)成近似，裁定不予注冊(cè)。香港鱷魚(yú)公司提出異議復(fù)審，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)為未構(gòu)成近似，裁定準(zhǔn)予注冊(cè)。[10]
2. 以商標(biāo)許可使用費(fèi)確定賠償數(shù)額的適用
《商標(biāo)法》第43 條規(guī)定：“商標(biāo)注冊(cè)人可以通過(guò)簽訂商標(biāo)使用許可合同，許可他人使用其注冊(cè)商標(biāo)”;第63 條規(guī)定：“侵犯商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實(shí)際損失確定;實(shí)際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定;權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該商標(biāo)許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定”。如果嚴(yán)格理解此處的“商標(biāo)許可使用費(fèi)”，當(dāng)指商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)內(nèi)的許可，即商標(biāo)注冊(cè)人許可他人使用其注冊(cè)商標(biāo)所應(yīng)收取的費(fèi)用。
侵害商標(biāo)權(quán)的行為不限于未經(jīng)許可使用他人注冊(cè)商標(biāo)，更多的是《商標(biāo)法》第57 條第(二)項(xiàng)規(guī)定的行為，即“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類(lèi)似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的”行為，此類(lèi)行為侵害的不是注冊(cè)商標(biāo)的“專(zhuān)用權(quán)”，而是“禁止權(quán)”。侵害注冊(cè)商標(biāo)禁止權(quán)的行為因造成消費(fèi)者混淆會(huì)導(dǎo)致商標(biāo)注冊(cè)人受到損失，或者侵害人因借用他人注冊(cè)商標(biāo)聲譽(yù)推銷(xiāo)自己產(chǎn)品而獲得利益，故應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。而且，此類(lèi)行為本質(zhì)上是進(jìn)入了他人商標(biāo)權(quán)的范圍，應(yīng)征得商標(biāo)注冊(cè)人許可并支付費(fèi)用。因此，對(duì)《商標(biāo)法》第63 條中的“商標(biāo)許可使用費(fèi)”應(yīng)作寬泛解釋?zhuān)劝ㄉ虡?biāo)專(zhuān)用權(quán)的許可使用費(fèi)，也包括放棄商標(biāo)禁止權(quán)的許可費(fèi)，兩者共同構(gòu)成商標(biāo)權(quán)許可費(fèi)。
3. 商標(biāo)權(quán)維持以行使專(zhuān)用權(quán)為限
商標(biāo)的價(jià)值和生命在于使用，囤積或者閑置注冊(cè)商標(biāo)，是對(duì)商標(biāo)資源的浪費(fèi)，為清理閑置商標(biāo)，鼓勵(lì)商標(biāo)使用，在商標(biāo)法上設(shè)立注冊(cè)商標(biāo)無(wú)正當(dāng)理由未使用可予撤銷(xiāo)的制度，乃各國(guó)立法通例，未使用年限有三年或者五年。根據(jù)我國(guó)《商標(biāo)法》第49 條第二款的規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)沒(méi)有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)。
商標(biāo)權(quán)包括使用權(quán)(專(zhuān)用權(quán))和禁止權(quán)，專(zhuān)用權(quán)是商標(biāo)權(quán)人享有的法定獨(dú)占使用的權(quán)利，以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限。商標(biāo)權(quán)的維持要求商標(biāo)經(jīng)過(guò)真實(shí)、公開(kāi)、有效的使用，而注冊(cè)商標(biāo)使用范圍應(yīng)以其專(zhuān)用權(quán)為限，即在核定使用的商品上使用經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)圖樣，故商標(biāo)權(quán)的維持應(yīng)以注冊(cè)人實(shí)際行使專(zhuān)用權(quán)為限。實(shí)踐中，常出現(xiàn)注冊(cè)人實(shí)際使用的商標(biāo)圖樣與核準(zhǔn)注冊(cè)商標(biāo)圖樣不一致、實(shí)際使用商品與核定使用商品不相同但屬于類(lèi)似商品等情形，可以稱(chēng)之為在禁止權(quán)范圍內(nèi)使用了“注冊(cè)商標(biāo)”。
(1)改變商標(biāo)圖樣。根據(jù)《商標(biāo)法》第49 條第一款的規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)人在使用注冊(cè)商標(biāo)的過(guò)程中，自行改變注冊(cè)商標(biāo)(圖樣)的，由地方工商行政管理部門(mén)責(zé)令限期改正;期滿不改正的，由商標(biāo)局撤銷(xiāo)其注冊(cè)商標(biāo)。據(jù)此，自行改變注冊(cè)商標(biāo)圖樣是《商標(biāo)法》禁止的行為，在邏輯上從事商標(biāo)法所禁止的行為，自不能產(chǎn)生維持商標(biāo)權(quán)的法律后果。但是，鑒于三年不使用撤銷(xiāo)制度的立法目的在于清理閑置商標(biāo)，鼓勵(lì)商標(biāo)使用，而不是規(guī)范商標(biāo)使用行為，故對(duì)改變商標(biāo)圖樣這一不規(guī)范的商標(biāo)使用行為應(yīng)區(qū)別對(duì)待，應(yīng)以是否改變注冊(cè)商標(biāo)的顯著特征為標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)未改變商標(biāo)顯著特征的，可以視為使用，予以維持;對(duì)改變了顯著特征的，予以撤銷(xiāo)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定，實(shí)際使用的商標(biāo)與核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)雖有細(xì)微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊(cè)商標(biāo)的使用。
(2)超出商品范圍。商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)決定了商標(biāo)使用商品的范圍應(yīng)以“核定使用的商品”為限，對(duì)于使用商品雖然超出核定商品，但與核定商品屬于類(lèi)似商品者，對(duì)此是否可以視為注冊(cè)商標(biāo)的使用，存在不同意見(jiàn)。一種觀點(diǎn)認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)為私權(quán)，企業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用商標(biāo)在客觀上有多種形式，只要商標(biāo)所有人有真實(shí)的商標(biāo)使用意圖，并且存在實(shí)際使用的事實(shí)，即使實(shí)際使用商品與注冊(cè)核定商品不完全相同但屬于類(lèi)似商品等情況，都應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該商標(biāo)在市場(chǎng)上未死亡，雖然該種使用存在某種程度上的瑕疵，但該注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)維持注冊(cè)，不予撤銷(xiāo)。[11] 另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，此種使用實(shí)際上是未注冊(cè)商標(biāo)的使用，消費(fèi)者不會(huì)將其使用商品與注冊(cè)商標(biāo)相聯(lián)系，不能發(fā)揮商標(biāo)的功能和作用，不能推定為構(gòu)成對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用。[12] 換言之，僅在與核定使用的商品或者服務(wù)相類(lèi)似的商品或者服務(wù)上使用，不能視為注冊(cè)商標(biāo)的使用。[13] 本文亦認(rèn)為，超出核定使用商品范圍的使用在性質(zhì)上屬于使用未注冊(cè)商標(biāo)，使用未注冊(cè)商標(biāo)自不能產(chǎn)生維持注冊(cè)商標(biāo)效力的法律后果。
4. “商標(biāo)權(quán)之禁止權(quán)的擴(kuò)張”——馳名商標(biāo)保護(hù)的制度設(shè)計(jì)
2001 年《商標(biāo)法》第十三條只賦予馳名商標(biāo)所有人禁止他人使用的權(quán)利，[14] 而未賦予侵權(quán)損害賠償請(qǐng)求權(quán)，確有不足之處。《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》(法釋〔2002〕32號(hào))第1條對(duì)此進(jìn)行了彌補(bǔ)，根據(jù)該條第(二)項(xiàng)規(guī)定，復(fù)制、摹仿、翻譯他人注冊(cè)的馳名商標(biāo)或其主要部分在不相同或者不相類(lèi)似商品上作為商標(biāo)使用，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的，屬于商標(biāo)法第52 條第(五)項(xiàng)[15] 規(guī)定的給他人注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)造成其他損害的行為。據(jù)此，已經(jīng)注冊(cè)的馳名商標(biāo)所有人可以享有損害賠償請(qǐng)求權(quán)。
依據(jù)我國(guó)2013 年《商標(biāo)法》第五十六條[16] 規(guī)定和商標(biāo)權(quán)原理，“馳名的注冊(cè)商標(biāo)”的專(zhuān)用權(quán)與非馳名的注冊(cè)商標(biāo)本無(wú)不同，即“以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限”，上述司法解釋所規(guī)定的“將他人注冊(cè)的馳名商標(biāo)或其主要部分在不相同或者不相類(lèi)似商品上作為商標(biāo)使用”的行為，并不構(gòu)成對(duì)馳名商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的侵害，而是侵害其不確定的禁止權(quán)。注冊(cè)商標(biāo)禁止權(quán)的范圍包括專(zhuān)用權(quán)以及在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類(lèi)似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)。注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)時(shí)，禁止權(quán)就會(huì)適度擴(kuò)張。
馳名商標(biāo)的特殊性在于其具有高知名度，在于其附著的良好聲譽(yù)，在于其對(duì)消費(fèi)者更具吸引力，在不相同或者不相類(lèi)似的商品上使用與之相同或者近似的商標(biāo)，仍可能誤導(dǎo)公眾或者造成其他損害，因此需要給予擴(kuò)大保護(hù)，但在制度設(shè)計(jì)上是將其納入侵害商標(biāo)權(quán)的范疇，還是應(yīng)單設(shè)條款，值得研究。本文認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)保護(hù)以預(yù)先確定商標(biāo)權(quán)的范圍為前提，如果將馳名商標(biāo)的特殊保護(hù)納入商標(biāo)權(quán)的范疇，就要求預(yù)先確定馳名商標(biāo)的權(quán)利范圍，并經(jīng)公示方有公信力，使得其他在后商標(biāo)使用人能夠預(yù)先避免進(jìn)入該范圍。
注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的禁止權(quán)以相同或者近似商標(biāo)和同一種或者類(lèi)似商品為限，馳名商標(biāo)能夠預(yù)先確定的禁止權(quán)范圍也無(wú)異于非馳名商標(biāo)?；谏虡?biāo)馳名而擴(kuò)大的保護(hù)范圍是其禁止權(quán)的擴(kuò)張，這取決于個(gè)案判定，具有不確定性，也無(wú)法預(yù)先確定。因此，不宜將馳名的注冊(cè)商標(biāo)禁止權(quán)的擴(kuò)張保護(hù)納入商標(biāo)權(quán)范圍。此外，上述《司法解釋》只規(guī)定了侵害馳名的注冊(cè)商標(biāo)的損害賠償責(zé)任，未規(guī)定侵害馳名的未注冊(cè)商標(biāo)的損害賠償責(zé)任。但是，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)民事案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(法釋[2007]2號(hào))第二條的規(guī)定，具有區(qū)別商品來(lái)源的顯著特征的商品的名稱(chēng)、包裝、裝潢，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第五條第(二)項(xiàng)規(guī)定的“特有的名稱(chēng)、包裝、裝潢”。據(jù)此，馳名的未注冊(cè)商標(biāo)可以被認(rèn)定為特有的名稱(chēng)、包裝、裝潢，從而依據(jù)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》獲得損害賠償。因此，可依據(jù)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的一般原理進(jìn)行制度設(shè)計(jì)，在侵害商標(biāo)權(quán)行為之外，單設(shè)條款規(guī)定侵害馳名商標(biāo)持有人(注冊(cè)人或者使用人)利益的損害賠償責(zé)任。
注釋?zhuān)?/p>
[1] 《商標(biāo)法》第56 條。
[2]《商標(biāo)法》第1條、第3條第一款、第4條第一款、第5條、第23 條、第36 條第二款、第42 條第四款、第57 條第(六)項(xiàng)、第60 條第三款、第63 條第一款(2處)。
[3]《商標(biāo)法》第7章標(biāo)題、第47 條第一款、第55 條第二款、第57 條第一款和第(三)(七)項(xiàng)、第59 條第一至三款(3處)、第60 條第一款和第二款、第61 條第一款、第62 條第一款及其第(一)(三)(四)項(xiàng)、第64 條(5處)、第65 條。
[4]劉春田：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》(第五版)，中國(guó)人民大學(xué)出版社2014 年版，第258 頁(yè)。
[5]吳漢東：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法新論》，湖北人民出版社1995年版，第341 頁(yè)。
[6]國(guó)家工商行政管理總局編著：《商標(biāo)注冊(cè)與管理》，中國(guó)工商出版社2012 年版，第256 頁(yè)。
[7]劉春田：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》(第五版)，中國(guó)人民大學(xué)出版社2014 年版，第258 頁(yè)。
[8][ 日]紋谷暢男：《商標(biāo)法50 講》(魏?jiǎn)W(xué)譯)，法律出版社1987 年版，第16 頁(yè)。
[9]陳輝：《法國(guó)香港“鱷魚(yú)”和解求共贏》，載《中華商標(biāo)》2003 年第10 期。
[10]商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)：商評(píng)字[2015] 第0000024161 號(hào)關(guān)于第3800548 號(hào)“鱷魚(yú)恤CROCODILE SINCE1952 及圖”商標(biāo)異議復(fù)審裁定書(shū)。
[11]應(yīng)蘇楚：《商評(píng)委召開(kāi)專(zhuān)家咨詢(xún)會(huì)》，載《中華商標(biāo)》2006年第12 期。
[12]周云川：《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)訴訟規(guī)則與判例》，法律出版社2014年版，第455 頁(yè)。
[13]陳錦川：《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)的司法審查》，中國(guó)法制出版社2014年版，第419 頁(yè)。
[14]2013 年《商標(biāo)法》第十三條仍延續(xù)了2001 年《商標(biāo)法》的規(guī)定，未作修改。
[15]2013 年《商標(biāo)法》第57 條第(七)項(xiàng)。
[16]2001 年《商標(biāo)法》第51 條。
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